Gepubliceerd door: Noëmie van Wylick Gepubliceerd op: Wednesday 22 September 2010, 12:30

Defensieve merkbescherming genereert de beste rechten wat kan een merkenspecialist voor u doen?

Een conflict tussen een merkhouder en de aanvrager van een overeenstemmend teken wordt doorgaans via onderhandelingen opgelost. Daarbij wordt vaak uitgegaan van de mogelijke uitkomst van een rechtzaak, zonder dat partijen daadwerkelijk een procedure voeren. Om enigszins druk te kunnen uitoefenen op een jongere merkaanvraag, dient de merkhouder soms een oppositie in, maar ook in daarin wordt de tegensprekelijke procedure voorafgegaan door een verlengbare onderhandelingstermijn.

Het is vaak makkelijk om te denken vanuit het standpunt van de merkhouder, maar voor de rechtzoekende is het geenszins eenvoudig om de mogelijke reacties van de houders van bestaande merken te kunnen inschatten.

De voornaamste steun die een merkenspecialist kan verlenen aan een startende ondernemer is juist de inschatting van mogelijke obstakels. Om de mogelijke reacties te kunnen inschatten is het raadzaam om de mogelijke obstakels te screenen en vervolgens te analyseren aan de hand van vijf eenvoudige vragen: wie, wat, waar, welke sectoren en wanneer?

1 Wie is titularis? Best houdt één (rechts)persoon alle rechten (ook de domeinnamen) in één hand.

2. Wat deponeren? Kijk op voorhand naar de reeds bestaande tekens en zorg voor een afdoende visuele, fonetische en conceptuele verschillend teken, opdat verwarring kan worden vermeden. Vanuit marketingstandpunt houdt u mogelijk van een self-explaining merknaam, maar weet dat u daardoor op termijn slechts een zwak merk overhoudt en bovendien het pad effent voor uw concurrenten. Kies daarom voor een sterke (fantasie)benaming, waarin in het begin meer energie moet gestoken worden, maar waar op termijn de vruchten van geplukt kunnen worden als blijkt dat het merk een ruime beschermingsomvang geniet.

3. Waar deponeren? Kies een register dat rekening houdt met de groeimogelijkheden van de onderneming op een termijn van vijf jaar. Europese ambities hoeft u evenwel niet door te trekken in alle 27 lidstaten, zo volstaat het gebruik van het merk in een aantal lidstaten om een Gemeenschapsmerk te vrijwaren, al is een Beneluxmerk reeds voldoende als u daarbuiten niet actief zal zijn.

4. Welke goederen en/of diensten? Kijk naar de aanleunende goederen en diensten en maak gebruik van de mogelijkheid om een merkdepot te verrichten voor dezelfde kost in 1, 2 of 3 klassen. Houd evenwel rekening met de bestaande tekens, want hun specialiteit wordt mee in overweging genomen om het verwarringgevaar te analyseren. Anticiperen doet u door bepaalde goederen of diensten expliciet uit te sluiten: zo zal een oudere merkhouder mogelijk minder rap geneigd zijn om alsnog een oppositie in te dienen tegen uw merkaanvraag.

5. Wanneer deponeren? Idealiter start u het merkdepot vijf jaar vóór je ermee op de markt komt, maar dit komt heel zelden voor. Een beschikbaarheidonderzoek legt alvast op een heel korte termijn de mogelijke obstakels bloot. Ook al heeft u internationale plannen, dan nog is het Beneluxmerkdepot initieel voldoende om met mogelijke partners te praten of uw producten ten toon te stellen op een beurs. Als u vervolgens het merk binnen de zes maanden uitbreidt naar andere registers, kan u aldaar de prioriteitsrechten inroepen en zo geniet het merk ook daar retroactieve rechten die teruggaan tot de eerste dag van het Beneluxdepot.

Merkdepot versus handelsnaambescherming

De merkregistratie van een handelsnaam biedt een aantal extra voordelen tegenover de handelsnaambescherming die bij het eerste gebruik reeds ontstaat voor de aangeboden diensten binnen de regio waarin de activiteiten worden gevoerd. Het merk kan naast de naam ook vaste datum geven aan het logo, maar via het merkdepot kan het embleem ook afzonderlijk worden geregistreerd, wat een bredere bescherming biedt dan het samengestelde uithangbord. Het merk biedt ook meteen bescherming in de volledige regio van het aangeduide merkenregister. Via het merkdepot kunnen ook de goederen en diensten worden opgenomen in de zogenaamde ‘klassenomschrijvingen’ die slechts een in de toekomst zullen worden gelanceerd, daar waar de handelsnaambescherming enkel geldt voor de daadwerkelijke gevoerde activiteiten.

IE-event op 5 oktober 2010

De auteur van dit artikel is Merken- en Modellengemachtigde bij Gevers&Associates in Gent. Bij hem kan u terecht voor advies inzake beschikbaarheid en beschermbaarheid van commerciële tekens en bewaking van bestaande rechten.

Bron en meer informatie: Johan Dedeckel [http://ae.vlaanderen.be/html_agentschap_ondernemen/html_nb_sep10/nb_sep10_in_de_kijker.html ]